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侵权工具提供者商标间接侵权责任研究

发布时间:17-10-27   来源:中南财经政法大学知识产   作者:阳贤文   阅读:


  不同于场所提供者,司法实践中对工具提供者商标间接侵权责任的争议相对较少,承担责任性质相对单一,侵权判断标准也相对清晰,一般情况下,工具提供者只有存在主观上故意时才承担帮助、教唆侵权责任。对于商标标识提供者侵权责任而言,虽然各国均有将其独立化立法的趋势,但在设定商标标识提供者承担侵权赔偿责任的主观构成要件往往高于商标直接侵权责任主观构成要件。因此,虽然单独立法对于保护商标权利人利益具有积极价值,但不能因单独立法而否定商标提供者作为间接侵权责任承担者的属性。
一、提供商标标识
(一)侵权行为属性辨
  实践中,印制商标标识或印制带有商标标识的标签、产品说明书、标贴,或包装制造商制造带有商标标识的包装盒、包装容器等,均可视为商标标识提供者。当然,如果包装盒、包装容器具有产品独立的价值功能,则不再视为制造包装标识,而是视为一个独立的产品。根据英国1994年商标法规定,提供商标标识行为视为侵权行为,即拟制性侵权。与此不同,美国商标法第32条规定对提供商标标识的侵权责任与直接侵权责任进行了区分,将标识附于包装、容器、广告上,权利人虽然可以主张禁令救济,但只有行为者在明知或故意情形下才可主张承担损害赔偿责任,行为者承担的侵权责任不同于第a项规定的直接侵权责任,而是属于间接侵权责任。虽然不少学者对我国旧商标法关于侵权行为类型的分类标准提出了疑义,并主张将直接与间接侵权予以分开立法,但我国于2013年新修订的商标法仍未按直接、间接侵权分类标准进行立法。根据《商标法》第五十七条的规定,该条规定的侵权类型可以理解为包括直接侵权、间接侵权与拟制侵权三种类型。既然第五十七条对提供商标标识进行了单项规定,并将其与(一)、  (二)、  (三)项关于直接侵权的规定予以并列,就不能简单对其法律属性进行定性,而要进一步结合其构成要件予以论证。
(二)构成要件辨
  根据英国商标法规定,提供商标标识者只有知道或有合理理由知道时,才视为侵权。根据美国商标法,只有存在过错(非无辜侵权人)才承担损害赔偿责任。司法实践理解为只有在明知或一个理性人应当知道时,才承担损害赔偿责任。在Polo Fashions V.Ontario Printers一案中,法院认为是否存在侵权意图应当根据客观、理性的经济人的标准,而不是根据主观的心理状态进行判断。制造商或印刷商受人委托制造产品时,必须进行合理审查,对订单合法性进行调查以核实其合法性,否则应当承担侵权责任的风险。[1]根据商标法第五十七条第(四)项规定,伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的,构成商标侵权。而依据百度词典的网络解释,伪造即编造,捏造,以假乱真,利用不存在的事物来谋取利益。[2]可见,伪造本身包含有主观故意的意思。擅自制造,是指未经权利人批准或授权许可而制造。而销售伪造、擅自制造的注册商标标识中的“销售”是一个中性词,不包含主观过错的含义。因此,简单从字面意义上理解,提供标识者的承担商标侵权责任归责原则似乎与第(一)、  (二)项规定的直接侵权责任的归责原则是一致的。或许出于此原因,有学者认为我国商标法将擅自制造、销售商标标识作为直接侵权,不但与美国商标法规定大相径庭,而且与英国等欧盟国家的商标法存在冲突,导致我国商标权的保护水平超过了发达国家保护水平。[3]还有一点值得注意的是,销售未经授权的商标标识,销售者并不能如销售侵权商品一样因提供合法来源而免责。是否因此可得出结论,从侵权责任构成要件来说,提供标识者承担的侵权责任是一种类似于英国商标法上的拟制侵权责任,且其过错标准更为严格。笔者认为,对此问题不宜简单得出结论,还宜根据立法本意进一步思考。
(三)侵权责任性质之反思
    首先,从立法目的上分析。提供标识本质上是一种帮助行为,应定性为间接侵权,但为何立法时又将其定为拟制侵权呢?实践中,由于直接侵权行为具有隐蔽性,无法找到直接侵权人或向直接侵权人主张权利救济的成本过高,这就要求间接侵权人直接承担侵权责任。而帮助侵权的主观构成要件为故意,同时帮助者与直接行为者共同承担责任。这无疑对帮助侵权责任提出了挑战,帮助侵权责任已难以满足知识产权对侵权救济制度的需求。这就需要对提供标识者建立一种特殊的侵权制度,英国商标法将其定性为拟制侵权。根据我国商标法的规定,提供标识者的侵权责任应当是一种特殊侵权责任,类似于英国的拟制侵权。从另一个角度分析,实践中提供标识者往往是受人委托而生产、制造标识,与委托者之间具有委托加工合同关系,并有从侵权行为中获取利益,从一定意义上说,也可称之为一种替代责任,且是一种法定的替代责任。
    其次,从立法体系上分析。商标法第五十七条第(四)项,没有按照与(一)、  (二)、  (三)相同立法体例予以立法,即未经商标注册人许可,制造商标标识或销售未经商标注册人许可而制造的商标标识,而是采用  “伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的”的表达方式。由此可见,第(四)项的过错归责原则与前三项归责原则应不同。根据国外立法标准,提供商标标识的过错归责原则应高于商标直接侵权行为的过错归责原则。
    最后,从赔偿标准来分析。损害赔偿以填补损失为原则,惩罚性赔偿为例外。计算方式包括实际损失计算法与收益计算法。从理论上分析,鉴于提供商标标识为一种帮助侵权行为,实际损失难以计算。也许鉴于立法者考虑该项制度规定的更多意义在于停止侵权,而非赔偿损失,故可能对商标提供者规定了过高过错归责标准。特别是近年来,美国在著作权侵权司法实践中对实际损失的肯定,反映了过错归责标准在版权侵权中的地位与影响力已在弱化。然而,在我国司法实践中,商标侵权的损失计算方式,更多选择了法官自由裁量权酌定方法。综上所述,笔者认为,商标标识提供者作为间接侵权者,其承担损害赔偿侵权责任的归责原则应当建立在过错责任的基础之上,且不宜高于发达国家的标准。更值得进一步分析的是,该种替代责任的归责原则过于严格,甚至比存在劳动或雇佣关系的替代责任的归责原则还严格。
二、提供材料工具
  在著作权领域,索尼案确立了当产品具有实际非侵权用途时不视为侵权的技术中立规则。在专利法领域,根据日本专利法第101条的规定,当物品只能用于制造专利产品时,以生产经营为目的而制造、转让或进口,许诺转让该物品行为均被视为侵犯专利权;当物品是对于制造专利产品是不可缺的,当物品经营者是明知时,则构成侵犯专利权。这说明在著作权与专利权领域,由于权利保护的客体不同,权利专有程度不同,同一性质的行为造成的法律结果也不同。商标权保护的客体不同于专利权,也不同于版权,不能依照版权、专利法的规定来确定行为人的侵权责任。因商标权保护的客体只是商业标识,主要保护商标的识别能力,并不保护商品本身,他人完全可以制造与权利人完全相同的产品,只要使用不同商业标识不造成产品来源混淆。因此,即使向侵权者提供生产材料与生产工具,但没有过错,不构成商标侵权。在Inwood Laboratorieslnc.v.lves Laboratories,Inc一案中,法院认为,如果生产者或经销商故意引诱他人侵犯商标权,知道或应当知道他人正在侵犯商标权,仍继续提供产品,该生产者或经销商构成帮助侵权。[4]如前文所述,我国教唆、帮助侵权均以故意为构成要件,因此,在材料、工具提供者没有主观上故意时,不应承担教唆、帮助侵权责任。而主观上的故意,包括直接故意与间接故意。故意不但只是行为者主观上的认知状态,还可从行为的客观外在表现予以判断。在解释日本商标法第三十七条第(八)项规定时,有学者认为,该项意思是指以营业为目的生产、转让、交付或进口专门用来制造商标标识的工具的行为。[5]
三、提供物流便利
  根据百度网络词典解释,所谓现代物流,是指将各种物流活动(信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等)综合起来的一种新型的集成式管理。因此,提供物流便利,不仅包括传统意义上的运输工具,还包括提供仓储、邮寄、快递等现代物流服务措施。一方面,同传统简单物流工具相比,现代物流经营商与生产、制造经营商的联系越来越紧密,部分曾经是生产商的经营业务被剥离出来,交给物流公司经营;另一方面,现代物流经营商越来越专业化,分工越来越细,物流经营商难以对制造商、销售商行为进行监管。根据2014年修订的商标法实施条例第七十五条规定,为侵犯他人商标专用权提供仓储、运输、邮寄等属于商标法第五十七条第  (六)项规定的提供便利条件。因此,提供物流便利条件时,只有存在主观上故意时才承担帮助间接侵权责任。虽然物流经营商与制造商、销售商之间存在运输合同关系,并不因此而产生前者对后者运输货物是否存在商标侵权而承担审查注意义务,而只承担对运输标的物的安全性承担一定审查注意义务,因此也就不存在替代责任的承担问题。在司法实践中,也很少有因提供物流便利而被起诉要求承担间接侵权责任的相关案例。
四、提供广告宣传
  根据我国广告法第二十四条、第二十七条规定,广告制作者与发布者对广告内容具有主动全面审查的义务。但根据我国新修订的商标法实施条例第七十五条规定,广告印制者属于为商标侵权提供便利条件行为,是帮助侵权行为,帮助者只有存在主观上故意时才承担商标间接侵权责任。这样,广告法与商标法对广告印制者规定的侵权责任不完全相同,存有冲突。由于广告法是规范广告行为的一般法,而商标法关于广告印制行为法律规定是对广告印制者就商标审查义务的特别规定,根据法律;中突原理,应当优先适用特别规定。根据美国商标法第1114条(2)(A)的规定,如果侵权人或违法者只是从事商标印刷或为他人印刷侵权物品,并且能确定他/她是无辜侵权人或无辜违法者,则被侵权人或者根据第1125条  (a)款提起诉讼的个人只能对侵权人或违法者将来的印刷行为申请禁止令。[6]根据该条规定,美国权利人在广告印制者不存在过错时虽不能主张损害赔偿权利,但可主张禁令救济。根据我国商标法及其实施条例规定,广告印制者承担的是一种帮助侵权责任,需同直接侵权行为人共同承担责任,如果印制者不存在主观上故意不构成共同侵权时,停止侵害请求权只能依据知识产权请求权行使。
五、提供关联产品
(一)功能或用途相关联
  实践中,生产商故意提供关联产品引诱销售商侵犯他人商标权,或向不法销售商提供关联产品,获取非法利益,又规避法律制裁。产品功能、用途相关联,包括用途、功能相同或类似产品,也包括产品用途、功能相互关联的产品。其共同特征是,提供者提供的产品本身不构成商标侵权,但最终被他人作为侵权的目的使用。
    1、产品相同或类似
    在Sealy,InC V.Easy Living,lnc.一案中,原告是一家生产经营床垫和床架产品的公司,注册有Sealy商标。被告PACIFICA公司在床垫上获得Sealy商标许可,经营生产床垫与床架。虽然床垫上有Sealy商标,但床架没有贴商标。原告起诉称,被告在床架上贴上“被告PACIFICA公司生产的高质量床架”,但床垫总是将床架上标签遮住,消费者无法看到。法院认为,被告不但预见到经销商会将床垫与床架成套出售,而且希望经销商如此做。后虽采取了补救措施,但标签消费者难以看到,被告在明知或可以预见经销商会利用被告床架产品实施侵权,而没有采取合理预防措施构成侵权。[7]由此可见,当产品提供者知道他人利用其产品进行商标侵权,仍不采取必要措施,或希望他人继续实施侵权行为时,则构成帮助侵权,应当同行为者承担共同侵权责任。如果产品提供者通过明示或暗示的手段故意引诱或教唆其他经营者实施商标侵权为,则构成引诱、教唆侵权。
    2、产品功能相关联
  在“劳力士公司诉Robert Meece”一案中,被告Robert Meece是一家生产手表部件的生产商,并生产了专门用于替换劳力士表损坏部件的手表部件,销售给其经销商。原告认为,被告生产的手表部件只能用于劳力士手表,经销商会将这些手表部件用于改装手表,然后将改装后的劳力士手表以原装手表对外出售,从而导致消费者混淆。第五巡回上诉法院审理认为,原告没有证据证明被告已知道或应当知道经销商实施侵权行为后仍继续提供手表部件,也没有证据表明被告引诱经销商侵权,且被告没有向任何一家经销商出售大量手表配件,故认定被告不构成侵权。[8]由此可见,在产品不相同或不类似情形下,但当产品之间具有功能、结构上具有关联关系,提供者提供的产品被他人用作制造侵权产品时,如果提供者具有主观上故意,存在帮助或引诱行为时,仍可构成帮助、引诱侵权行为,承担商标间接侵权责任。
(二)外观相同或相似
  外观相同或相似,是指产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合存在相同或相似。1992年,美国最高法院在Two Pesos,InC诉Taco Cabana一案中认为,凡是具有内在识别性的商业外观,都应如商标一样受商标法保护。从此,以商业外观侵权为由而寻求产品外观保护的案例充斥了美国联邦法院。直到八年后在“撒马拉兄弟公司诉沃尔玛”一案中,美国最高法院表示有必要限制这种泛滥趋势,提出  “产品外观设计从来都不具有内在的识别性,产品外观设计保护的目的几乎与识别来源的目的无关。消费者知道,外观设计再不平常(如将鸡尾酒杯设计成企鹅形状),也不是用来识别产品来源,而是为了使产品本身更加有用或美观”。[9]因此,产品外观相同或相似,本身并不构成商标侵权,只有与商标发生了联系,导致消费者混淆时才会构成侵权。在William R.Warner&Co.v,Elililly&Co一案中,法院认为,被告销售员不但极力推荐Quin-Coco是Coco-Quinine的低格低廉的良好替代品,而且暗示采购药店人员,在消费者要求购买产品Coco-Quinine时,提供产品Quin-Coco也不会被消费者发现。美国最高法院认为,被告故意引诱药店将被告制剂说成原告药剂,存在过错应当承担责任,并认为原告无权禁止被告使用巧克力作为相似制剂成分,责令被告在销售类似药品制剂时,不仅要贴上用来区别原、被告产品的标志,而且在消费者要求根据处方购买原告产品时,被告及其经销商不能向消费者提供该制剂。[10]
    在马某假冒注册商标罪一案中,被告人加工的手机外形与苹果公司注册的苹果手机正屏平面图图形商标相同,手机正屏平面图下方使用了与苹果公司注册的按键图商标相同的按扭,在手机操作界面上使用APP Store图标、通讯录图标、Safai图标、设置图标。美国苹果公司向我国国家工商总局商标局分别对苹果手机正屏平面图、按键平面图、设置图标、APP Store图标、通讯录图标、Safari图标作为图形商标申请了注册,核定使用商品类别为第九类。公诉机关认为被告人未经许可在同种商品上使用相同商标,构成假冒注册商标罪。深圳宝安区法院经审理后认为,被告人只在手机正面上或操作界面上使用按键平面图标、APP Store图标、通讯录图标等设计或图案,属于智通手机操作功能指示性使用,不属于商标性使用。[11]虽然马某不存在商标使用,不构成直接侵权行为,不构成犯罪,但本案中马某故意生产与苹果外观基本相同的智能手机,是否存在引诱他人侵犯商标权,是否需承担间接侵权的民事责任值得进一步思考。作者:阳贤文,作者单位:  中南财经政法大学知识产权研究中心
注释:
[1]Polo Fashions Inc.v.Ontario Printers Inc,601 F.Supp.402,at403-404(N.D.Ohio 1984).
[2]http://baike.baidu.com/view/2560416.htm?fr=aladdin,2014年9月22日访问。
[3]王迁、王凌红: 《知识产权间接侵权研究》,中国人民大学出版社,2008年版,第123页。
[4]ElizabethK.Lerin.A Safe Harbor for Trademark:Revaluating Secondary Trademark Liability After Tiffany v.eBay.24.Berkeley Tech.L.J.491.2009.508.
[5]李扬择:  《日本商标法》,知识产权出版社,2011年版,第30页。
[6]李萍等译:  《当代外国商标法》,人民法院出版社,2003年版,第128页。
[7]Sealy,lnc v.Easy Living,inc.743 F.2d 1378,1381(9th Cir.1984)
[8]王迁、王凌红:  《知识产权间接侵权研究》,中国人民大学出版社,2008年版,第100页。
[9]林晓云:  《产品外观设计保护的“既念分离”》,载于《21世纪经济报道》,2003年3月17日。
[10]Rebecca Dunlevy.Intemet lmmunity:The Limits Of Contributory Trademark lnfringement Against Online Service
Providers,22FordhamIntell.Prop.Media&Ent.L.J.927.Summer,2012.940.
[11]参见(2013)深宝法知刑初字23号刑事判决书。

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