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商标授权确权行政案件中对诉争商标损害在先商号权的认定

发布时间:17-11-06   来源:未知   作者:夏旭   阅读:


  要旨:2014年《商标法》第三十二条(2001年《商标法》第三十一条)规定,  申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。  “商号权”作为上述规定中“在先权利”的一种,在何种情形下可以阻却在后商标的注册,理论界对此有一定争议。本案例对商标注册构成损害他人在先商号权情形的要件进行了有层次的分析。

商标授权确权行政案件中对诉争商标损害在先商号权的认定
——开滦.(集团)有限责任公司诉国家工商总局商标评审委员会、第三人张宏彬商标权无效宣告请求行政案
夏旭

案情[1]
    当事人:
    原告:开滦(集团)有限责任公司(简称开滦集团公司)
    被告:国家工商总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)
    第三人:张宏彬
    2006年10月18日,张宏彬向国家工商总局商标局(简称商标局)申请注册“开滦”文字商标,于2010年3月28日核准注册,核定使用在第44类美容院、公共卫生浴等服务上。
    2013年8月12日,开滦集团公司以诉争商标构成2001年《商标法》第三十一条所指情形为由,向商标评审委员会申请撤销诉争商标。2014年10月11日,商标评审委员会作出被诉裁定:对诉争商标予以维持。商标评审委员会认为:开滦集团公司提供的证据未涉及美容院、公共卫生浴服务,不能证明在诉争商标申请注册之前,开滦集团公司将“开滦”作为商号或商标使用在诉争商标指定的美容院、公共卫生浴服务或与之类似的服务上并具有一定知名度。故诉争商标的注册未构成2001年《商标法》第三十一条所指情形。
    开滦集团公司不服该裁定,提起行政诉讼,以开滦集团公司的企业名称自1912年就已存在,诉争商标侵犯了开滦集团公司在先商号权等权利以及张宏彬具有恶意抢注行为且并未实际使用该商标为由,请求法院撤销被诉裁定。商标评审委员会及张宏彬均坚持被诉裁定的意见。
    开滦集团公司提交的在案证据显示:1912年,开平矿物有限公司与滦州矿物有限公司联合经营组成“开滦矿务总局”,即为开滦集团公司的前身。开滦集团公司自2001年552013年间,多次荣获全国质量效益型先进企业称号、  “全国诚信单位”、  “守合同重信用企业”、  “中国企业集团纳税五百强”、  “中国企业500强”等荣誉。2013年开滦集团公司被列入“财富世界500强”名单。
    2000年3月31日,开滦集团公司医院获得中华人民共和国医疗机构执业许可证。其中诊疗科目包含的第14项为医疗美容科等。2011年7月,开滦(集团)有限责任公司医院(简称开滦医院)被审定为三级甲等综合医院。2014年10月26日,上述医疗机构执业许可证到期后换发新证,其中诊疗科目仍包含第14项。2004年—2010年间,开滦医院持续在不同媒体上发布开滦医院美容整形广告。
    开滦集团公司营业执照载明:成立日期为1980年9月1日,经营范围包含浴池等。2000年4月17日,开滦 (集团)赵各庄矿业有限公司成立,营业执照载明其经营范围包括洗浴。2000年5月,开滦(集团)赵各庄矿业有限公司成立家属浴池,营业场所为唐山古冶区赵各庄,经营范围为公共浴池。2003年5月13日,开滦(集团)有限责任公司机电社区服务中心成立,营业执照载明经营范围包含洗浴。开滦(集团)有限责任公司机电社区服务中心卫生许可证载明许可项目为公共浴室等。
审判
    北京知识产权法院认为,原告主张的在先权利为其在先商号权。原告企业名称为开滦(集团)有限责任公司,其中“开滦”系其企业商号,故开滦集团公司对其“开滦”商号享有相关商号权益。  “开滦”商号形成于1912年并持续使用至今,诉争商标“开滦”申请注册时间为2006年,晚于“开滦”商号形成时间,故开滦集团公司享有的“开滦”商号权益构成对诉争商标注册的在先权利障碍。
    对于诉争商标的注册是否损害了原告享有的在先商号权,法院认为:第一,商号与商标同属于商业标识,承载着企业的商誉,商号与商品或服务的经营者相联系而存在。原告开滦集团公司自1998年以来在质量、效益、信誉、慈善等方面多次荣获奖项,并于2013年被列入“财富世界500强”,故“开滦”商号已承载开滦集团公司的良好商业信誉及知名度,与开滦集团公司密不可分,建立了较强的对应关系。第二,开滦集团公司的下属医院自1999年成立起诊疗科室即包含医疗美容,并在2006年诉争商标申请注册之前即有实际经营。开滦集团公司及下属多家分支机构营业执照所载经营范围包含洗浴,并在2006年诉争商标申请注册之前即有实际经营。故法院可以认定开滦集团公司上述经营项目与诉争商标核定使用服务美容院、公共卫生浴构成相同或类似服务,  “开滦”文字商标若使用于其他美容院、公共卫生浴等服务上,易导致相关消费者对该服务的来源产生误认和混淆。第三,从第三人张宏彬户籍地河北省唐山市古冶区以及其提交的陈述意见看,张宏彬对“开滦”商号的知名度系明知或应知的。同时考虑到张宏彬另外注册的  “鉴宝”、  “艺术品投资”、  “开滦林西医院”等商标,法院可以认定第三人张宏彬注册诉争商标“开滦”具有一定程度的主观恶意。综合考虑以上因素,加之诉争商标注册后未实际使用的事实,法院认可诉争商标“开滦”的注册损害了原告开滦集团公司的在先商号权,违反了2001年《商标法》第三十一条的规定。商标评审委员会对此认定有误,法院予以纠正。
    据此,一审法院判决撤销被诉裁定并判令商标评审委员会重新作出裁定。一审宣判后,各方当事人均未上诉,判决生效。

评析
    本案涉及2001年《商标法》第三十一条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”条款的适用问题,其中涉及的在先权利系“商号权”。对此,本案主要涉及以下几个问题:
一、  “商号权”是否为《商标法》所规定的在先权利的一种
    商号又名字号,来源于企业名称,是企业名称中除去地域、行业性质、组织形式等要素,余下可以起到核心区分功能的文字。对于企业名称权属于在先权利的一种,在实践中几乎没有争议,但由于“商号权”并未出现在现行法律规定之中,故对其是否构成在先权利的一种,存在不同的观点,并且在审判实践中也存在不同的做法。例如,早期在“展望”案中,法院曾认为,我国现行法律、法规没有对字号权做出明确的规定,当事人据此主张权利缺乏法律依据。[2]另有观点主张,商号具有识别和区分作用,商业主体对其享有一定程度的专用权,可以作为在先权利的一种。笔者赞同此种观点,商号与商标同属于商业标识,承载着企业的商誉,商号与商品或服务的经营者具有紧密联系。我国法律法规虽未对商号权有明确规定,但商号权属于《保护工业产权巴黎公约》所定义的工业产权范畴,应当受到保护。并且相关司法解释同样规定了,具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号,可以认定为《反不正当竞争法》第五条第(三)项规定的“企业名称”[3]。因此,在实践中,认可具有一定知名度的商号成为在先权利的一种,已成为普遍共识。
    本案中,原告企业名称为开滦(集团)有限责任公司,其中“开滦”系其企业商号,故开滦集团公司对其“开滦”商号享有相关商号权益。从开滦集团公司多年来荣获的各项奖项看,  “开滦”商号已承载了开滦集团公司的良好商业信誉及知名度,且建立了较强的对应关系,与开滦集团公司密不可分。因此,  “开滦”商号可以作为在先权利。
二、商标注册损害他人现有的在先商号权的构成要件
    笔者认为,商标注册损害他人在先商号权的构成要件应考虑以下几个方面:
    第一,时间要件。即他人对其现有商号所享有的权益要早于商标申请注册时间。首先是商号的形成时间“在先”,形成时间系指登记时间。  “在先”是法律法规面对相互;中突的权利时选择保护何种权利的重要条件,尊重获得权利在先的主体的利益是一种普遍性选择。如果商号的登记时间在商标申请注册之后,即使该商号已具有较高知名度,亦不能对抗他人在先的商标注册申请。
    第二,还要注意本条款中“现有”一词。  “现有”顾名思义是指现在仍享有,即在商标申请日或商标无效宣告请求日时,他人的在先商号权仍处于存续状态。对此,有观点认为“判断商标注册是否侵犯在先权利,首先应当以申请之时是否存在合法有效的在先权利为前提。其次,这种存续状态还必须持续到异议或者争议之中,倘若在作出行政行为时在先权利已不存在,可以视情况认定不涉及侵犯在先权利问题”[4]。最高人民法院采用了上述观点,认为“人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利,一般以诉争商标申请日为准。如果在先权利在诉争商标核准注册时已不存在的,则不影响诉争商标的注册。”[5]
    本案中,  “开滦”商号形成于1912年并持续使用至今,诉争商标“开滦”申请注册时间为2006年,晚于“开滦”商号形成时间,故开滦集团公司享有的“开滦”商号权益已符合他人“现有”与“在先”两项时间要件。
    第三,在先商号具有一定知名度。因商号的登记注册具有一定地域性,其本身具有的排他权利同样具有一定的地域范围,而注册商标的排他性专有使用权范围是全国性的。如果允许任何一个在先的商号均可以排除在后商标的注册和使用,那么会给商标注册带来巨大的不确定性,这无疑是不合理的。如前所述,  “具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号,可以认定为《反不正当竞争法》第五条第  (三)项规定的‘企业名称’”。因此,在先商号“具有一定知名度,为相关公众所知悉”应为其可以受到保护的一项基础条件。故,在商标评审程序以及诉讼程序中,证明在先商号具有较高知名度是比较重要的环节,包括荣誉证据、使用宣传证据等。
    具体到本案中,开滦集团公司提交的知名度证据包括以下荣誉:2001年的全国质量效益型先进企业;2003年的“全国诚信单位”;2004-2007年度的“守合同重信用企业”;2007年的“河北省首届最具影响力企业称号”、  “中国企业集团纳税五百强”等;2008年的“年度中国优秀诚信企业称号”、唐山市支援四川抗震救灾突出贡献奖、河北省慈善企业银奖、  “全国第一批国家级征信企业”、  “中国企业500强”名单、  “中国企业纳税200佳”名单;2013年的  “财富世界500强”名单等荣誉。故,法院根据开滦集团公司所获的上述荣誉认定,  “开滦”商号已承载开滦集团公司的良好商业信誉及知名度,与开滦集团公司密不可分,建立了较强的对应关系,可以起到与商标相类似的识别功能。因此,本案中的“开滦”商号已构成法律规定的  “在先权利”的保护客体。
    第四,混淆要件。即诉争商标的注册使用易使相关公众产生混淆误认,从而损害在先商号权人的利益。  “保护在先字号并非对字号本身符号的垄断性保护,其保护的是已经起到标示来源功能的在先字号所承载的指示功能和凝聚的商誉”[6]。正是因为具有指示功能的在先商号承载了企业多年累积的商誉,诉争商标所导致的混淆才会给在先商号所有人的利益带来损害。这种混淆是指,诉争商标的注册使用容易使相关公众将该商标所标示的商品或服务的来源与在先商号所有人相关联。在这里,判断混淆的标准与商标之间的混淆标准相类似。首先,诉争商标与在先商号相同或近似。相同是显而易见的,近似是指商标与商号在文字构成、呼叫、含义等方面构成近似,相关公众会将二者建立较强的联系。其次,诉争商标指定使用商品或服务与商号所有人实际经营的商品或服务应构成相同或类似商品或服务。也就是说,对在先商号的保护应限于一定的范围,即其实际使用该商号的范围。只有将诉争商标与在先商号置于相同或类似的商品或服务市场范围内,讨论混淆才更有意义。
    在本案中,诉争商标“开滦”与在先商号  “开滦”文字构成及呼叫均相同,开滦集团公司实际经营的美容、洗浴服务与诉争商标核定使用的美容院、公共卫生浴构成相同或类似服务。故法院认定,  “开滦”文字商标若使用于美容院、公共卫生浴等服务上,易导致相关消费者对该服务的来源产生误认和混淆。
    当然,对类似商品和服务的判断同样依赖于在先商号的知名程度,对于知名度较高的在先商号,其保护的范围适当的扩大也具有一定的合理性,但仍应以相关公众的混淆作为最终衡量的落脚点。
    第五,主观恶意与实际使用。主观恶意是指,诉争商标注册人申请注册诉争商标时,对与之相同或近似的在先商号及其知名度系应知或明知,其注册诉争商标具有攀附在先知名商号的主观故意。该条件系考量商标注册人的主观状态,是否为判断诉争商标损害他人在先商号权的必要条件,理论界有不同观点。对此,笔者认为,混淆的产生并不以主观状态的不同发生改变。如果注册商标与在先商号相同或近似,并使用在相同类似商品或服务上,相关公众容易将诉争商标标示的商品或服务来源与在先商号权利人建立联系,从而导致混淆,而该混淆的后果不会因为商标注册人是否具有主观恶意而改变。法律以及司法实践均以保护善意、遏制恶意为原则。因此,对主观恶意的考量应为判断是否混淆的一个参考条件,当主观恶意存在时,对商标与商号近似、商品类似的判断标准应适当从宽。
    注册商标是否已实际使用,在大部分商标授权确权类案件中均是一个考量因素。与主观恶意不同,是否实际使用是一个客观状态,但其同样不能作为判断诉争商标损害他人在先商号权的必要条件。商标的价值在于使用,只有经使用的商标才能实现其指示来源的功能。对于已注册但未实际使用的商标,其权利人客观上浪费了商标资源,对其主观上是否有真实使用该商标的目的存疑。故对于尚未使用的商标,在审查判断近似和类似问题时,可适当从严掌握商标授权确权的标准。因此,商标是否已实际使用同样可作为参考条件,用以把握商标法有关保护在先商业标识权益与维护市场秩序相协调的精神。[7]
    本案中,从商标注册人张宏彬户籍地以及其提交的陈述意见,可以认定张宏彬对“开滦”商号的知名度系明知或应知的。同时考虑到张宏彬另外注册的“鉴宝”、  “艺术品投资”、  “开滦林西医院”等商标的行为,法院认定张宏彬申请注册诉争商标“开滦”具有一定程度的主观恶意。综合前述条件,加之诉争商标注册后未实际使用的事实,法院最终认定诉争商标“开滦”的注册损害了开滦集团公司的在先商号权,违反了2001年《商标法》第三十一条的规定。
    本案判决从“损害他人在先商号权”的各个要件出发,进行了逐层分析,对如何判断商标注册是否损害他人在先商号权具有指导意义,对损害他人其他在先权利的情况亦具有一定参考价值。
    作者单位:北京知识产权法院
注释:
[1]参见(2014)京知行初字第193号行政判决书。
[2]参见(2006)一中行初字第723号行政判决书。
[3]  《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条。
[4]孔祥俊:  《商标与不正当竞争法:原理和判例》,法律出版社,2009年版,第108页。
[5]《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第17条。
[6]周云川:  《商标授权确权诉讼规则与判例》,  法律出版社,2014年版,第376页。
[7]《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条。

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