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商标性使用在侵权认定中的地位

发布时间:17-11-27   来源:未知   作者:黄青青   阅读:


  近年来,  “商标性使用”在理论与实务中均频频出现,其中尤以侵权案件见著。区别于以往从权利产生与维持角度对商标使用的研究,在  “混淆可能性”标准被纳入商标侵权体系后,与之紧密联系的侵权人的商标使用行为的判定得到了更多关注与审视。但由于法官与诉讼双方均对  “商标性使用”的地位认知不足,且具有过于保守的适用心态,商标性使用在侵权认定中的地位被严重忽视,因此,重述“商标性使用”在侵权认定中的地位,才有其必要性。本文仅选取直接侵权范畴内的商标性使用这一问题予以探讨,以期进一步明晰侵权语境下商标性使用的概念及其在商标侵权认定中的地位。
一、侵权语境下的商标性使用
  新《商标法》第48条对“商标的使用”内涵作出了明确规定,被视为“商标性使用”的立法解释,但从其所处章节即“商标使用的管理”及该章内容来看,该条文所针对的主体指向的是注册商标的权利人,所规范的行为是商标权人对商标的使用行为。而在侵权认定中,商标使用的行为主体是侵权人,该商标使用是一种侵权行为,因此,在司法裁判中,法官对能否在侵权认定中直接适用第48条作出的“商标性使用”的认定也意见不一。正是由于侵权语境下的商标性使用的概念未有定论,商标性使用的地位才落入飘忽不定的困境。故首先对“商标性使用”在侵权语境下的概念予以阐明是行文的前提。
(一)现有商标性使用概念界定之不足
  我国《商标法》第48条规定,  “本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。”笔者认为,可以将其解读为,商标进行商业使用,且商标使用的主观目的是用于识别商品来源。在这样的理解适用下,如果将该商标性使用标准直接纳入侵权体系,不可避免存在一定的问题。首先,在侵权语境下,纳入  “以识别来源为目的”这一主观要素显然不妥。在大部分涉及“商标性使用”的案例中,侵权人的主观意图难以考察,即便可以证明侵权人在使用之初并非用于识别来源,但如果客观上达到了识别来源的效果,仍会损害商标权人的利益。如果仅因侵权人主观并无商标性使用目的而豁免其导致混淆的责任,权利人所受损失则无从救济。其次,商标法对权利人与侵权人使用行为所配套的制度本身存在差异。  “采用商标专用权注册取得原则和禁止混淆使用理论,决定了注册商标的维持与商标权的保护对商标符号的使用有着不同的要求。”[1]前者与“撤三”制度相关联,强调商标权人对持有商标的价值的实现,避免商标囤积,浪费社会资源;而后者则与“混淆可能性”相联系,强调的是商标权利与自由竞争、表达自由的平衡。最后,尽管有学者认为,权利人与侵权人对商标的使用的区别实质上在于是否经授权,故权利维持的使用行为标准与侵权认定的使用行为标准应当具有一致性。但商标权制度设计的出发点是权利而非行为。商标权中的相关规则应当与其权利保护范围具有一致性。权利人的使用指向的是专用权,而侵权行为指向的是禁用权,在商标的专用权与禁用权不一致时,在不同语境下对商标性使用采用不同界定标准有其自治性。从国外立法来看,  《欧洲理事会协调成员国商标法一号指令》第5条第3款和《欧盟商标条例》第9条第2款[2]均采取列举的方式罗列了商标权人可以禁止的商标使用行为;日本《商标法》第2条第3项[3]也是通过对具体使用方式的规定说明商标性使用。这同样反映出,将一种商标性使用标准在完整的商标制度中一以贯之,事实上很难达到既规范权利人的使用又限制侵权人的使用的效果。故我国《商标法》第48条对商标性使用的界定不宜直接适用于侵权认定中。
(二)侵权语境下的商标性使用
  商标是一种符号标识,商标使用是将该标识运用于商业活动中,并以一种符号信息的形式在消费者心中形成一种稳定的印象。这种印象既表明附有该标识的商品来自于某厂家,也同时表明了消费者对该附有标识的产品的信赖。《商标法》保护的客体正是标识体现的这种联系与信赖,而这种联系与信赖的产生与深化是基于商标所具有的三个功能,即识别功能、质量保障功能与广告宣传功能。[4]但从商标使用逻辑线索来看,质量保障与广告宣传等功能是由识别功能延伸而来,并最终反过来强化该识别功能。[5]因此,识别功能是商标的基础和核心功能,识别功能是搭建商标、商品与来源的三元结构的联系,由于商标用于商品之上自然发挥了商标指向本物、区别他物的功能,故商标得到保护的逻辑的起点在于商标在使用过程中发挥了其识别来源的功能。相应地,商标的侵权逻辑在于,被控侵权标识与其商品或服务以及其来源建立了联系,因为与原商标和被控侵权标识近似从而产生该联系被混淆,导致侵权产生。故只有具有错误的识别与指向功能的使用方式,才可能破坏商品与厂家真正的联系,引起混淆,侵害权利人的商标权,成为法律所规制的行为。故依据此推论的逻辑,自然可以得出侵权语境下的“商标性使用”的概念,即在商业环境中发挥了基本识别来源功能的使用行为。区别于《商标法》第48条对主观目的的考察,侵权语境下的商标性使用更注重的是客观的识别来源效果的产生。而这才与商标法要保护的商标权人的核心利益相吻合。孔祥俊法官也站在侵权认定角度上提出,  “所谓的作为商标使用,乃是指所使用的与他人注册商标相同或者近似的标识,具有指示器商品或服务来自注册商标所有人或者有其关联的作用。”[6]因此,在侵权语境中对商标性使用的认定的核心,应当是识别来源功能的真正实现。
 虽然有学者认为,此认定脱离了“使用”本身,实则是对该标识是否为商标的认定,[7]加拿大与台湾地区对“商标使用”的规定似乎也遵从了此种认识。加拿大《商标法》第4条[8]提出,商标性使用需要使用人让标识所附着的商品受让人意识到该标志为“商标”;台湾地区《商标法》第6条[9]则结合了主客观标准,既需要以营销为目的,同时需要达到消费者认知其为商标的效果。两者的立法例强调了商标的使用效果是要达到“商标”被认可为“商标”,但对于什么样的使用才足以被视为“商标”的使用却避而不谈。笔者认为,是否为商标侧重于研究的是“显著性”,  “商标性使用”研究的则是使用行为与效果,二者虽然近似但不应该混为一谈。
二、商标性使用在侵权认定中的地位
  在侵权认定中,商标性使用概念的释明为其理性适用提供了基础,在以发挥商标识别功能为核心的使用行为下,商标性使用最终要解决的问题是该使用行为是否损害商标权人的利益。从前文所述可知,之所以将商标性使用纳入侵权构成之中,是由于错误指向与错误信息的产生是基于商标性使用这一行为,因此,商标性使用自然内含于商标侵权行为之中。但是,从我国现有的侵权体系构成来看,将商标性使用纳入侵权认定则意味着对商标权的保护范围通过“商标性使用”这一要件予以了限制,其排除了非商标性使用对商标权造成的识别功能以外的损害获得救济的可能性。因此,商标性使用在侵权认定体系中的适用应当是有限度的适用,需局限在一定范畴内。根据我国《商标法》第57条的规定,仅第一、二项涉及商标的“使用”,故笔者认为,侵权语境下的商标性使用讨论的前提是须有“使用”行为的存在,因此商标性使用所纳入的应当仅限于直接侵权认定体系。
(一)商标性使用与混淆可能性的关系
  商标侵权的核心理论即为混淆可能性,因而论及商标性使用与商标侵权的关系,首先需厘清商标性使用与混淆可能性之间的关系。澳大利亚早期学者认为商标性使用仅是混淆的组成部分,因为对于混淆的考量不可避免需要考虑到使用的要素,对商标性使用并无单独研究的必要。但笔者对此观点持保留意见。第一,商标性使用与混淆可能性是相对独立的,前者用以判断被控侵权商标是否起到指示来源的作用,后者用以判断是否因为商标相同、近似使相关公众对商品或服务的出处产生混淆。两者考量的侧重点、目的、结果均不同,不能相互替代。在德国的“OPEL”商标案[10]中,Acutec公司在自己生产销售的OPEL模型小汽车上使用了与原型车一样的“OPEL”商标,根据侵权认定中的“双相同”[11]规则,本案是无需考虑混淆可能性即可认定Acute公司的行为构成商标侵权。但事实上Acute公司在模型车上的使用行为不会造成混淆,如果对其苛以责任显然违背了商标法的保护目的。显然,只有引入商标性使用才可能解决“双相同”且“不混淆”的侵权认定困境,故商标性使用有其独立于混淆标准的价值。第二,商标性使用是混淆可能性的前置条件。二者在认定侵权的顺序存在先后,但并不能因为有顺序而视作包含与被包含的关系。无商标使用则无需考虑混淆:如果商标未处于商业使用中,就并不存在混淆的对象:如果商标未被用作识别用途,就不可能产生错误信息。有学者认为,将商标性使用纳入混淆可能性的判断标准,同样能达到将两者独立视之的适用效果。实则不然,将商标性使用纳入混淆可能性的判定体系,难以避免不同法官由于认知不同、逻辑不同、水平不同而同案不同判,也不足以使  “商标性使用”得到足够重视与考量。美国学者多甘和莱姆利总结认为,  “商标使用不仅不会取代混淆可能性的分析,而且提供了关键性的门槛要件,维护了传统的、正确的商标法基础。它提供了混淆可能性的一些规范的边界。”[12]商标性使用纳入侵权认定体系可以剔除一部分明显不涉及混淆可能性适用的案件,提高诉讼的效率,节约司法成本。
 因此,没有进行商标性使用的结果是,无需考量混淆可能性即可以认定不构成侵权,而非其不构成混淆。在“功夫熊猫”商标案中,最高人民法院再审裁定的判词也佐证了商标性使用影响的是侵权认定这一观点,  “鉴此,在本案中确定被申请人使用“功夫熊猫”的行为是否构成侵犯注册商标专用权,应当视其是否属于商标意义上的使用行为而定。[13]从商标性使用与混淆可能性的关系可知,商标性使用与混淆可能性应当分别作为侵权认定的行为要件与结果要件,共同服务于侵权认定。
(二)商标性使用与正当使用的关系
    《商标法》第59条前两款规定,  “注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”故上述两种对商标的正当使用被排除在商标禁用权规制的范围外,前者是对商品的特点的描述,后者则是出于发挥产品自身的功能,该正当使用均不足以达到识别来源的效果,因此可以被排除在“商标性使用”之外。实践中大多将此规定作侵权认定中的“抗辩事由”理解,进一步细化,则可以理解为,正当使用正是对商标侵权“构成要件的抗辩”。结合前文对“商标性使用”所示定义,正当使用并不符合“商标性使用”的内涵,因此其不是商标性使用,不构成侵权行为。同时,通过该条文的理解可知,即使指示性使用等非商标性使用未被载入正当使用的规定之中,但从本规定限制商标禁用权范围的立法初衷以及其制度设置的内在逻辑来看,只要被认定为非商标性使用,则自然属于抗辩事由。因此,商标性使用在侵权认定中的作用与地位已经在《商标法》中予以了确定。
(三)商标性使用的司法实践
  商标性使用已然频繁出现于我国司法裁判中,并直接决定侵权认定的最终结果。在最高人民法院公布的2015年中国法院十大知识产权案件之一的“星河湾”商品房商标案中,一、二审均认为“宏兴公司出于标示地名的目的使用‘星河湾’  ,而并非将其作为标示商品或服务来源的商标。由于被告的使用行为并非商标法意义上实现商标功能的使用,因此被告宏兴公司不构成侵犯原告商标专用权。”[14]而最高人民法院经过再审推翻了前述结论,认定“星河湾”起到了识别楼盘的作用,属于商标性使用,故继而认定了侵权成立。[15]而在备受关注的“非诚勿扰”  案中,一审法院对是否为商标性使用做出了认定,认为“非诚勿扰”是节目名称,电视节目是一种服务,故该名称是服务商标;此外,节目名称可以被注册为商标,且被用于广告招商等商业活动中,因此其应当被认定为商标性使用。但法院的认定思路并不严密。首先,  “非诚勿扰”为节目名称毋庸置疑,但不能因为节目是服务,即可推论出节目名称就是服务商标,名称与商标确有重合或者:中突的可能性,但只有名称发挥了商标的识别或区分功能时,二者才可以等同之。其次,商标性使用着重于其对商标功能的发挥与否,而非是否能够成为商标。法院以节目名称可以作为商标注册,且被用作商业用途来佐证构成商标性使用,实则是把“作为商标使用”这一客观实际标准与“能够作为商标使用”这一可能性标准混为一谈。如果法院的论证逻辑被认可,则可以得出所有节目名称在电视上的使用都属于商标性使用。而央视的《星光大道》、湖北卫视的《如果爱》都属于节目名称未被认定为商标性使用的实例,足以反驳该结论,故节目名称是否属于商标不能一概而论,仍需要回到“商标性使用”这一认定标准予以考量。在“如果爱”商标案件中,法院认为“被告湖北广电虽然使用了与原告赵光辉的涉案商标近似的文字字样,但其使用方式不属于商标法意义上的使用,不构成对原告赵光辉享有涉案商标专用权的侵犯。”[16]同样是节目名称侵犯商标权的案件,是否为商标性使用的认定结论直接影响着侵权认定的结论,是扭转案件最终走向的关键,故商标性使用作为侵权认定的独立构成要件,在侵权认定中的地位不证自明。
三、结论
  在变幻莫测的商业环境中,商业标识所承载的市场价值往往因其知名度的增长而更易受到侵害,这也为商标保护中的商标权与公共符号资源的平衡带来了挑战。但即使在备受关注与争议的“非诚勿扰”商标案中,由于江苏卫视对“非诚勿扰”属于“商标性使用”的自认,节目名称是否为商标性使用的讨论未能在庭审之中予以展开与深入,这恰恰反映出,  “商标性使用”在侵权认定中的地位尚未得到普遍的认可与重视。本文认为,商标性使用是侵权认定的独立构成要件,明确这一地位,是探讨现有的节目名称的使用是否侵权、贴牌加工是否侵权、楼盘名称是否侵权等热点问题的基础。江苏卫视现已提起再审,笔者也期待再审中法官及诉讼双方能在商标性使用这一问题上重新予以关注,认识到商标性使用在侵权认定中的独立价值及地位。作者单位;中国政法大学
注释:
[1]张德芬:  《商标侵权中使用的含义》,载于《知识产权》,2014年第9期。
[2]  《欧洲共同体商标条例》第9条第1款,  “共同体商标应赋予商标所有人对该商标的专用权。商标所有人有权阻止所有第三方未经其同意在贸易过程中使用:  (a)……。”
[3]日本《商标法》第2条第3项,  “(三)本法中所谓标志的[使用]系指下列行为……;”转自曾陈明汝:《商标法原理》,中国人民大学出版社2003年版,第139、140页。
[4]王迁:  《知识产权法教程(第二版)》,中国人民大学出版社2009年版,第388、389页。
[5]张今:  《商标使用相关问题探究》,载于《中华商标》,2013年第9期,第61页。
[6]孔祥俊:  《商柝与反不正当竞争法原理与判例》,法律出版社2009年版,第179页。
[7]张伟君:  《商标性使用可以休矣》,载于《中国知识产权》,2016年第4期。
[8]加拿大《商标法》第4条规定,  “如果在通常商业活动中转让商品财产权或占有时,商标标记在商品上或商品流通的包装上,或者商标以其他方式和商品相联系,使得受让人在转让时注意到商标和商品之间的联系,则商标视为使用于商品之上。”
[9]台湾地区《商标法》第6条规定,  “商标之使用,指为营销目的,将商标用于商品、服务或其有关之对象或利用平面图像、数字影音、电子媒体或其他媒介物足以使相关消费者认识其为商标。”姚鹤徽著:  《商标法基本问题研究》,知识产权出版社2015年版,第334页。
[10]See Adam Opel AG v.Autec AG,Opinion of Mr Advocate Ruiz-Jarabo ColomerCase C—48/05,Para24.
[11]  “双相同”规则,未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的,属于侵犯商标专用权的行为。
[12]Stacey Dogan,Mark Lemely,Grounding Trademark law through Trademark Use,98 Trademerk Rep.1345,1375(2008).
[13]参见最高人民法院民事裁定书(2014)民申字第1033号。
[14]参见天津市高级人民法院民事判决书(2012)津高民三终字第0002号。
[15]参见最高人民法院民事裁定书(2012)民申字第1243号。
[16]参见武汉市中级人民法院民事判决书(2015)鄂武汉中知初字第00254号。

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