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从“PRETUL”案看定牌加工的商标侵权判定

发布时间:18-08-09   来源:北京知识产权法院   作者:刘仁婧   阅读:


  定牌加工又称贴牌加工、代工生产,是指加工方根据合同约定,为定作方加工使用特定商标或品牌的商品并将该商品交付给定作方,后者依照合同支付加工费的经营模式。[1]2015年,最高人民法院就浦江亚环锁业有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷案(简称  “PRETUL”案)[2]作出判决,认定再审申请人  (一审被告)浦江亚环锁业有限公司(简称亚环公司)根据墨西哥的储伯公司委托,在其生产的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为,不属于商标法意义上的商标使用,不构成对被申请人  (一审原告)莱斯防盗产品国际有限公司(简称莱斯公司)  “PRETUL及椭圆图形”商标权的侵犯,驳回莱斯公司的诉讼请求。该案历经浙江省宁波市中级人民法院一审,浙江省高级人民法院二审及最高人民法院再审,被视为最高人民法院针对涉外定牌加工是否构成商标侵权的首次明确表态,引起理论界和实务界的热烈关注。[3]有业内观点认为该案结束了涉外定牌加工案件裁判理由多样化的局面,今后可直接认定涉外定牌加工使用的标识均为“非商标性使用”,从而不构成商标侵权。
   “PRETUL”案固然意义重大,但对其指导作用仍然应当合理看待。一方面,该判决的作出为商标侵权中涉及定牌加工的同类型案件的审理思路、侵权判定指明了方向,发挥了标杆作用;另一方面,涉及定牌加工类的案件除民事侵权类案件之外,还有商标授权确权行政类案件,即使同为民事侵权类案件,情形也可能有所区分。
  值得注意的是,与“PRETUL”案同时入选最高人民法院评选的“2015中国法院50件典型知识产权案例”的另外一件涉外定牌加工商标侵权的案件一一上海柴油机股份有限公司与江苏常佳金峰动力机械公司侵害商标权纠纷案[4],作出了与“PRETUL”案相反的认定。在该案中江苏省高级人民法院终审认为,一般而言,如果国内加工企业不以销售为目的,接受境外委托人的委托,贴牌加工生产的产品全部出口不在国内销售的,以认定国内加工企业定牌加工行为不构成商标侵权为宜。但在作出不侵权认定时,仍要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到必要审查注意义务为前提,即对境外委托人是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可进行必要审查,而境外委托贴牌的商标本身不具有正当性的,应当对国内加工企业施加更高的注意义务。对于国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标,境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的,应认定国内加工企业未尽到合理注意与避让义务,判令其承担相应的民事侵权责任。
  由此可见,对于定牌加工是否构成商标侵权的行为定性,最高人民法院并未坚持自  “PRETUL”案之后将一律认定为不侵权的态度,定牌加工纠纷案件中涉及的情况复杂多样,每个案件的具体情节有所不同,法院裁判时考量的因素也各有侧重,认定结论也可能有所不同。当然,结论的不确定并不意味着自由裁量权的无限扩张,对于定牌加工商标侵权的判定,更迫切地体现出梳理法律要件、统一评判标准的探讨的必要。
一、  定牌加工关系的法律定性
  对于定牌加工关系的定性是探讨定牌加工中商标性使用及混淆可能性问题的基础判断。在  “PRETUL”案中,一审法院就当事人之间存在涉外定牌加工关系进行了论述。在一审程序中,关于亚环公司与储伯公司是否存在涉外定牌加工合同关系,莱斯公司认为,售货确认书载明卖方为亚环公司,  买方为储伯公司;被控侵权产品及说明书用西班牙文特别标明“进口商:储伯公司”等,  因此双方应为涉外买卖合同关系,而非涉外定牌加工合同关系。亚环公司认为,双方行为符合涉外定牌加工合同关系的法律特征,售货确认书、包装盒及产品说明书上的称谓不能否认双方实际系定牌加工合同关系。一审法院首先对涉外定牌加工进行了定义,一般指国内加工方接受境外委托方的委托,按境外委托方指定的商标生产产品,并将产品全部交付境外委托方并由其在境外销售,境外委托方向境内加工方支付加工费的一种贸易方式,其性质实为承揽合同关系。就本案而言,虽然储伯公司与亚环公司签订的售货确认书载明储伯公司为买方,亚环公司为卖方,被控侵权挂锁包装盒及产品说明书还用西班牙文特别标明“进口商:储伯公司”,但因莱斯公司并未提供涉案产品在中国大陆境内销售的证据,亚环公司也已提供了储伯公司在墨西哥注册的第770611号“PRETUL”商标证书,亚环公司加工生产的挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标,储伯公司对亚环公司按其要求定牌生产涉案产品也予以认可,故可认定亚环公司与储伯公司存在涉外定牌加工合同关系。二审法院直接认定了亚环公司在挂锁的包装盒上使用“PRETUL及椭圆图形”商标,在挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用“PRETUL”商标,均属于商标使用行为。最高人民法院在再审判决中没有使用“涉外定牌加工”这个词,只是在叙述中用了“亚环公司在委托加工产品上贴附的标志”的表述,也就是说隐含了将亚环公司的行为定性为委托加工的这一前提。
  如果将“PRETUL”案中涉及的行为略加抽象,可概括为:境内企业接受境外商标权利人的委托,按照其要求加工产品,在产品上贴附境外权利人的商标,产品全部交付给境外委托人,不在境内销售。这种行为应当属于定牌加工行为而非销售——购买行为,其实质应是承揽合同关系而非买卖合同关系。理由是:  《合同法》第251条规定,承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。具体到定牌加工的行为而言,国内企业生产的产品完全是按照国外企业的要求,其在生产的产品上标注国外企业的商标也是根据国外企业的授权,这一过程明显有按需定制的重要特征,有别于买卖关系中买方并不会主导商品的生产过程。
二、  侵权判定中各要件的认定顺序
  在确定涉案当事人的行为属于定牌加工的前提下,才能进一步展开对定牌加工商标侵权的判定。判断的逻辑顺序至少分为两步:首先判断是否构成商标使用行为,然后再考虑商标的地域性、混淆可能性、合理注意义务等。
  在是否构成商标侵权的各要素认定顺序上,最高人民法院在“PRETUL”案判决中明确,是否构成商标性使用是判断是否侵害商标权的前提。如果并非商标性使用,则无需考虑标识的近似和混淆问题。理由是“商标法保护商标的基本功能,是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标,或者判断在相同商品上使用近似的商标,或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆,要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能,是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用,并非商标法意义上的商标使用的情况下,判断是否在相同商品上使用相同的商标,或者判断在相同商品上使用近似的商标,或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆,都不具实际意义。”[5]
三、  定牌加工商标侵权判定思路的厘清
    “PRETUL”案为定牌加工商标侵权的判定提供了一条值得参考借鉴的思路。沿着  “PRETUL”案指明的方向,我们结合商标法的基本理论,归纳完善出定牌加工商标侵权案件中应当考虑的若干要素和判断理由,试论述如下:
(一)商标性使用
  商标性使用在商标法上具有十分重要的意义。它既是维持商标权的必要条件,也是判断某种行为是否属于侵犯商标权行为的基础。在美国,使用还是取得联邦商标注册的必要条件。因此,商标性使用为各国商标立法所重视,通常会在专门条文中对商标使用作出明确规定。笔者认为,对于定牌加工不构成商标性使用,可以从以下几个方面进行理解:
    1.由定牌加工关系本质上属于承揽合同关系所决定。
  定牌加工关系本质上属于合同关系中的承揽合同而非买卖合同,属于对劳务的提供和输出,是一种劳动力的租赁。[6]《合同法》第264条规定,定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的,承揽人对完成的工作成果享有留置权。既然法律条文在此规定的是“留置权”,那就意味着承揽人对于其所完成的工作成果并不享有所有权,该工作成果的所有权归于定作人。定作物的交付不会产生所有权的流转。相较而言,  《合同法》第130条规定,买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。显然,承揽合同与买卖合同的重大区别在于,承揽合同中涉及的价款对应的是承揽人的劳务付出和材料费,而买卖合同中涉及的价款是商品的对价。因此,从严格意义上来讲,由于在承揽人向定作人交付定作物时不发生转移物的所有权这一法律后果,在承揽合同中定作物是产品而不是进入市场流通环节中的商品。反观法律规定的“商标性使用”都是建立在将商标用于“商品”、  “商品包装或者容器”以及“商品交易文书”上,或者“其他商业活动”中。既然定牌加工中商标并非被贴附于“商品”之上,也并非参与到  “商业活动”中,所以不可能构成商标性使用。
    2.定牌加工方通常不具有使用商标的主观意图。
  商标性使用要求使用人主观上具有将附着商标的商品销售给他人的意图,消费者客观上具有识别商品来源的效果。以“PRETUL”案为例,从主观意图来看,定牌加工方亚环公司在承接货物订单时,审查了国外商标权利人储伯公司在墨西哥的商标注册文件,尽到了合理审查的注意义务;亚环公司在被控侵权产品上标注  “PRETUL”商标标识,亦无攀附国内商标权利人莱斯公司商标的声誉以搭便车推销产品的故意,也没有企图利用标注该商标的行为来获取更多的利益,而商标法的立法本意在于规制通过使用商标来获取非法利益的行为。
    3.定牌加工中所贴附的标识不发挥识别来源的功能。
  识别商品来源的功能是商标的基本功能、首要功能。只有当商品进入流通领域后,消费者才能凭借商标来区分不同商品的提供者。因此,对商标性使用的判定应以能否起到识别功能为依据,即如果能够起到指示来源的作用,则构成商标性使用;反之则不属于。
  定牌加工的受托方并没有销售其受托加工商品的主观意图,没有利用商标推广其自身的加工服务,商标所表达的信息与加工方的加工服务不发生联系。在贴牌加工的生产和运输过程中所涉及的经营者即便与加工商品具有密切联系,他们也并非加工商品的购买者,他们仅通过与加工方开展业务往来或者通过运输商品等方式获知所贴商标标识,这些经销商不需要通过加工商品上附着的商标识别商品的来源,此时商标并未发挥识别商品来源的功能,只是作为一个符号图样存在。事实上,上述经营者并非贴牌加工商品的相关公众。同时,由于贴牌加工的商品最终并不进入中国大陆地区的流通领域,因此,能够接触所贴商标的主体是特定的,他们虽然人数不确定,但他们与受托方之间均存在特定的身份关系,贴有商标的商品在上述特定主体之间的流转,并非公开使用。[7]
(二)商标的地域性
    商标的地域性与其说是定牌加工案件中需要考虑的一个因素,毋宁说是定牌加工商标侵权发生的最主要、最深层次的原因。所谓商标的地域性是指商标权的取得、行使和消灭均以授权国的法律为依据,商标权的效力范围仅及子该国。商标的地域性原则至少有两个方面的内容:第一,它是指商标权的获得是以国与国之间的相互独立为基础的,一国的商标只能在该国有效;第二,商标权的保护是以各国国内法为基础的。[8]《巴黎公约》第6条确立的商标独立性原则意味着商标仅在其注册的地域范围内有效。商标的独立性是注册的独立,同时也是权利的独立。
    在定牌加工关系中,如果两方不同主体就相同或者近似的商标在不同国家获得注册,那么在这两个法域间就产生了分属不同权利人的独立权利。定牌加工导致空间上的跨越,通过加工行为将两国联系起来,必然牵涉到商标权的地域性冲突。定牌加工行为使国外权利人的商标权侵入了国内权利人的地理领域,然而直接出口的性质又决定了加工的产品不会直接进入国内流通领域,这就给商标侵权判定提出了难题。在我国司法实践中,对于涉外定牌加工案件中涉及的商标性使用和混淆可能性的理解越来越趋向于采用严格的地域标准,即范围限定于我国境内。因涉外定牌加工中产品全部用于出口,商标标识在中国境内不发生识别商品来源的功能,国内的相关公众不对商品的来源产生混淆。
  由于商标权的地域性特点,国内注册商标权人与国外商标权人均是按照各自国家对于取得商标专用权的法律规定通过注册或者其他方式获得商标权,各自权利的法律状态都是独立存在并且合法有效的,权利的范围受所属国家法域的限制。如果认定定牌加工构成商标侵权,那么国内注册商标权人可以通过国内侵权诉讼直接干预国外商标权人的产品生产和销售等经营行为,实际上是国内注册商标权效力范围的扩展,并不符合商标地域性的原则。
(三)混淆可能性
  2014年《商标法》在2001年《商标法》规定的相似性标准的基础上增加了混淆可能性标准,将混淆可能性从商标近似、商品类似等概念中剥离,使在我国司法实践中原本内化于相似性的混淆可能性成为商标侵权判断标准的独立内容。这一规定不仅明确了混淆可能性在我国商标侵权判断标准中的地位,也使商标侵权的判断变得更为确定。[9]正如有学者指出,2014年《商标法》第五十七条将混淆可能性确立为商标侵权的判断标准,厘清了相似性与混淆可能性的关系,使商标权的保护更加符合商标立法的本意,也更加符合司法中商标侵权认定的实际情况,具有重大的进步意义。[10]对于混淆可能性作为商标侵权的构成要件,可以作以下理解:在判断是否构成商标侵权时,首先看是否存在商标的相同或近似、商品的相同或类似。如果商标和商品有一者不相同但存在近似或者类似,则还需要确定是否存在混淆可能性,只有相似性与混淆可能性都具备时,才认定为构成商标侵权。混淆可能性作为商标侵权的构成要件,能够更加契合商标表征特定符号与商品之间的联系这一本质,使商标权的外部边界更加明晰,实现商标的基本功能,符合商标法的立法目的。
  按照最高人民法院在“PRETUL”案中的观点,是否构成商标性使用是判断是否侵害商标权的前提。如果并非商标性使用,则无需考虑标识的近似和混淆问题。然而学界及以往一些地方法院的司法判决是从否定混淆的角度来论述定牌加工不构成商标侵权。此类观点首先认为,混淆可能性是侵害商标专用权的实质要件。定牌加工是否构成商标侵权,不仅要考量加工方的贴牌行为是否为商标性使用,还需要审查其贴牌产品是否会造成相同商品来源的混淆。涉外定牌加工生产的商品全部出口,没有在中国市场上销售,国内消费者根本接触不到所生产的产品,也就不存在混淆误认的可能性,缺乏构成商标侵权的实质要件,因而就不构成对境内商标持有人的商标权的侵害。定牌加工所生产的产品在国内没有销售,但出口后会在国外市场上进行销售,那么会不会对国内商标持有人在国际贸易中的权利造成侵害呢?我们认为,由于商标的地域性特征,国内商标权人的商标在国外不会当然的得到保护。定牌加工贴附的标识与国内商标权人使用商标的区域分别在境外和境内,并无交叉重叠,不存在共同的竞争市场,没有造成对境外相关公众对商品或者商品来源的误认,也无从损害到国内注册商标的识别功能。
结语
  定牌加工行为的特殊性加上法律规则本身的复杂性,导致司法在定牌加工侵权判定中的变化和摇摆。对于定牌加工的商标侵权判定,无论是从商标性使用、商标的地域性还是混淆可能性的角度进行考量,都是为了维护商标权的本质,实现商标的基本功能。对于可能损害商标功能性实现的行为不应当被过度容忍,而那些不会影响商标功能性实现的行为也不应当被无端限制,这应当是司法解决定牌加工商标侵权纠纷所坚持的理念。 作者单位:北京知识产权法院
    注:本文系最高人民法院2015年度审判理论研究重大课题《涉国际竞争知识产权司法保护问题研究》的阶段性成果之一。
注释:
[1]黄晖、冯超:  《定牌加工商标侵权问题辨析》,载于《电子知识产权》,2013年第6期,  第42页。
[2]参见最高人民法院(2014)民提字第38号民事判决书。本案一审:浙江省宁波市中级人民法院(2011)浙甬知初字第56号民事判决书,二审:浙江省高级人民法院(2012)浙知终字第285号民事判决书。
[3]在“PRETUL”案之前,  最高人民法院办公厅在2010年?月1日回复我国海关总署《关于对<“贴牌加工”出,产品是否构成侵权问题>的复函》  (法办[2010]350号)中就明确指出:  “(涉外定牌加工产品中)产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义,并不在国内市场发挥识别商品来源的功能,  我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品,  不会造成国内相关公众的混淆误认……此种情形不属于商标法第52条规定的侵犯注册商
标专用权的行为。”
[4]参见江苏省高级人民法院(2015)苏知民终字第36号民串判决书。本案一审:江苏省常州市中级人民法院  (2014)常知民初字第1号民事判决书。
[5]参见最高人民法院(2014)民提字第38号民事判决书。
[6]董保霖:  《<商标法>修改相关问题的研究》,  载中国社会科学院知识产权中心、  中国知识产权培训中心编  《商标法修订中的若干问题》,知识产权出版社,2011年版,  第37页。
[7]曹佳音:  《我国商标法中“商标使用”概念辨析——以贴牌加工为线索》,  载于《北方法学》,2016午第2期。
[8]Peter K.Yu,Praeger,Intellectual Property and lnformation Wealth,Trademark and Unfair Competition,Vo1.3,ed•,2007,p.235.
[9]王太平:  《商标侵权的判断标准:相似性与混淆可能性之关系》,  载于《法学研究》,2014年第6期。
[10]张今:  《商标法第三次修改的几个重大问题解读》,载于《中华商标》,2013年第11期。

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