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在店招上突出使用他人注册商标构成商标侵权


一、案情简介

  维多利亚的秘密公司是一家注册子美国的公司,该公司是Intimate Brands HoldingLLC的全资子公司,Intimate Brands HoldlngLLC则是Intimate BrandsInc的全资子公司,Intimate BrandsInc.是LBI公司的全资子公司。另,LBI公司旗下还有一家全资子公司维多利亚的秘密商店有限公司(Victorias Secret Stores LLC)  (下称VSSLLC公司)。维多利亚的秘密公司在第25类“服装”及第35类“广告、货物展出、推销”等服务上在中国进行了商标注册,负责LBI公司旗下包括涉案注册商标在内的所有“VICTORIA'S SECRET(维多利亚的秘密)品牌商标的注册、使用、管理和保护,是上述商标的所有权人,LBI公司和其他全资子公司经维多利亚的秘密公司许可使用包括涉案注册商标在内的“VICTORIAS SECRET(维多利亚的秘密)商标。

  VSSLLC公司与美国American Fashion BrandsLLC(下称AFB公司)签订了一份《库存出售协议》,该协议于200711日起生效,授权AFB公司在包括中国在内的多地区出售某些标记为缺货的库存。根据上述协议,AFB公司仅可向有实体店铺的零售商或获得了VSSLLC公司书面同意的批发商出售产品。此外,上述批发商仅可将所购买的产品出售给也已经事先获得了VSSLLC公司书面同意且拥有实体店铺的零售商。除了上述方式,批发商不得以其他任何方式出售这些产品。同时,该协议还指明VSSLLC公司从未发出任何授权,也未指定AFB公司或其子公司、顾客或AFB产品的购买者作为代理人代表自己。AFB公司也承诺,在上述购买者签署“非代理人声明”之前,不得向上述购买者出售任何产品。

  20078月,AF日公司首席执行官出具信函,称AFB公司选定上海锦天服饰有限公司在中国独家处理进口和分销多余库存商品事宜.上海锦天服饰有限公司先后从维多利亚的秘密公司的母公副日进口了价值约510万美元的库存内衣商品。维多利亚的秘密公司发现,上海锦天服饰有限公司未经其授权,在销售过程中在商品吊牌、衣架、包装袋、宣传册、店铺招牌、员工服装工牌上均使用了“维多利亚的秘密”注册商标.同时,其还通过网络、微信等媒体对外宣传其为维多利亚的秘密“中国唯一指定总经销商”。维多利亚的秘密公司向工商部门投诉上海锦天服饰有限公司侵犯其注册商标专用权.

二、案件分忻

  本案的焦点是销售高在销售的商品为真品的情况下,在店招上突出使用他人注册商标行为是否构成商标侵权。笔者认为,该察涉及商誉的保护、商标的正当使用、服务商标及驰名商标保护等问题。

(一)商誉的保护

    1.立法现状

  商誊通常通过商标、商业外观、企业名称以及商号等具有标识功能的商业标识载体予以体现,商标是其主要的载体。商标的主要功能是区别不同商家的商品来潭,这种区分需求也是因为商家有不同的商誉.商标与专利等其他知识产权最大的区别在子保护的客体,并不是仅仅保护文字或囤标本身的价值或者是鼓励对标识本身的创作,商标专用权保护的客体呈商誉而不是商标标识本身.商标作为一种私权,商标专用权人通过私权对商誉的保护来规范商誉的竞争行为,从而鼓励和促进社会成员对商誉的贡献.目前,对于商誉概念的理解和法律界定尚无定论。  《民法》《侵权责任法》《商标法》  《反不正当竞争法》并没有将商誉作为一项独立的权利.但是商誉作为独立财产价值的存在这一点没有分歧.商誉应是商标专用权所保护的核心法益。  (商标法》第一条规定了立法宗旨之一,即“维护商标信誉”。  《商标法9的目的就是保护消费者防止被欺诈和桩混淆,以及保护商家利用其名声销售商品的能力。

    2.司法实践

  司法机关在审判实践中对商标专用权保护中的商誉问题进行了积极探索。最高人民法院关于对TCL集团工商在产品促销活动中使用与汉都公司“干禧龙QIANXILONG”文字商标近似的“干禧龙”文字是否构成商标侵权的请示中,答复如下:  “判断在产品促销活动中使用与他人注册商标相同或者相近似的文字是否侵犯商标专用权,应当以这种使用行为是否容易造成相关公众对商品和服务的来源产生混淆,是否借用他人注册商标的信誉为自己谋取不正当利益,或者是否对注册商标专用权造成其他损害为标准进行”  (2003)民三他字第4号。虽然上述回复主要针对在产品促销活动中的商标使用行为,但·借用他人注册商标的信誉为自己谋取不正当利益”被认作是判断商标侵权的重要考量因素,对于其他类型的商标侵权行为具有借鉴指导意义.

  在“米其林”商标案中,长春市中级人民法院认为,被告在店面招牌上使用“米其林”是商标法意义上的使用行为,被告在商标法意义上突出使用“米其林”目的是利用“米其林”商标的知名度和商标权人的商誉获得利益。同时,法院认定商标用于商品和服务上,表明了商品和服务于提供者之间的联系,这种联系不仅仅表明了商品和服务的来源,而且是消费者可以根据作为来源的经营者的商誉对商品和服务的品质产生合理判断。商标法对注册商标专用权进行保护,其所保护的不仅仅是由文字、图形、字母、数字等或其组合而成的可视性标志,而是以此为手段达到真正保护标志背后所承载这种联系性的目的.所以任何可能导致消赞者对这种联系性产生混淆和误认的行为都是对注册商标专用权造成损害的行为。被告未经权利人许可,在商标法意义上突出使用“米其林”注册商标,这种行为利用商标背后所承载的商品与商品提供者之间的联系性,可能造成相关公众的混淆和误认,认为被告与商标权人之间存在某种联系,被告可能是商标权人的授权店或连锁店,提供米其林的专业服务,使消费者可能根据米其林商标的知名度和商标权人的良好商誉,对被告的经营行为及其所销售的商品产生错误的信赖,同时也给米其林公司的注册商标专用权造成了损害,应当属于商标法(2001)第五十二条第()项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的情形,应当承担侵权责任。

  从上述判决中可以看出,法院认可商标专用权保护的客体不仅仅是商标标识本身,而是商誉。在店招上使用他人注册商标,制造与商标权利人的联系,利用商标权人的商誉,使相关公众产生错误信赖和判断,从而获得不正当利益,给商标专用权带来损害。笔者认为,法院在个案判决中已经承认了对于商誉的实质保护。

    3.行政实践

  商标局1999年颁布的《关于商标行政执法若干意见》第十一条规定在非类似商品或者服务上使用与知名度较高且显著性较强的商标相同或者近似的商标,从而不公平地利用或者损害该商标的显著性或者声誉的行为,可以适用《商标法》  (1993)38条第(4)项的规定个案处理。该条明确规定了不公平地利用或损害商标声誉的行为属于给商标带来其他损害的行为,但上述意见由于商标法的修改已经废止。

  (二)商标的正当使用

    1.立法现状

  我国《商标法》第五十九条规定了正当使用的三种情形,其中第一款的适用范围主要针对  “描述性”正当使用。在店招上突出使用他人注册商标的行为无法适用该条的规定。  《商标法》对于“指示性”正当使用缺乏明确规定。司法实践及理论界对“指示性”使用的判定标准存在不同认识和争论。司法实践通常要求使用人使用商标的目的为善意,并综合考虑其使用方式及使用效果。   

    2.司法实践

  在“FENDI”案中,二审法院认为,涉案店铺的店招上单独使用“FENDI”标识是否属于基于善意目的合理使用芬迪公司的商标,应当根据该种具体使用行为实际体现的使用方式是否超过必要限度,以及给予相关消费者的认知等客观事实,予以综合判断。基于善意目的的合理使用行为应当是相关公众仅根据该使用行为本身就足以作出清晰、合理、正常的判断,而不会产生任何混淆和误认。该案中,益朗公司在涉案店铺的店招中单独使用“FENDI”标识的行为,相关公众施以一般注意义务,在普遍情况下均会得出涉案店铺由芬迪公司经营或者经芬迪公司授权经营的认知。在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识并不属于基于善意目的合理使用。

    3.行政实践   

  早在1995年、1996年,工商总局分别下发了《关于禁止汽车零部件销售商店、汽车维修站点擅自使用他人注册商标的通知》  (工商标字[1995]195)和《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店(专修店)企业名称及营业招牌的通知》  (工商标字[1996]1157)。通知中明确指出,未经商标注册人允许,他人不得将其注册商标作为专卖店、专营店、专修店的企业名称或营业招牌使用。商品销售网点和提供某种服务的站点,在需说明本店经营商品及提供服务的业务范围时,可使用“本店修理X X产品”  “本店销售XX商品”等叙述性文字,且其字体应一致,不得突出其中商标部分。擅自在店招上使用他人注册商标,客观上会使消费者误认为该店铺的经营者与商标注册人存在某种联系,从而使消费者对商品或服务来源产生误认,对商标注册人的商标专用权产生损害,应根据《商标法》(1993)第三十八条第四项查处,即属于给商标专用权带来其他损害的行为。上述通知明确了在商标行政执法案件中对于在店招上突出使用他人注册商标行为的法律适用,同时对商标的指示性正当使用进行了界定。通知虽因商标法的修订已被废止,但其对商标的使用与保护仍具有法理上的指导意义。

  (三)服务商标保护

  目前,商标局不接受在“商场、超市、百货、购物中心”及“批发、零售”服务上的商标申请。随着尼斯分类的(第十版)的修订,  《类似商品和服务区分表》开始逐步接受个别批发、零售服务的商标申请。区分表增加了3509组群服务,包括“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”,且“药用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”与35类各部分服务均为类似服务,即商标局目前只接受上述批发、零售服务的商标申请。

  鉴于上述情况,许多商场、超市及批发、零售服务商在第35类“推销(替他人)”等服务上申请注册保护。但《国家工商管理总局商标局关于国际分类第35类是否包括商场、超市服务问题的批复》  (商申字[2004]171)中明确指出,第35类“推销(替他人)”服务的内容主要指为他人销售商品(服务)提供建议、策划、宣传、咨询等服务,即“推销(替他人)”服务不包括自己的销售行为。  《类似商品和服务区分表》  (第十版)明确指出,第35类服务主要包括由个人或组织提供的服务,主要目的在于对商业企业的经营或管理进行帮助;对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助,即帮助他人经营或管理。因此,服装零售不属于推销(替他人)。通过判定服装零售服务与推销(替他人)服务为类似服务,进而认定商标侵权还有待研究。根据目前分类表中将药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务与第35类各部分服务均判为类似服务的新变化趋势,不排除未来放开其他类型批发、零售服务注册申请后,判定上述服务与推销(替他人)服务类似的可能,从而最终解决服务商标保护问题。

  (四)驰名商标保护

  根据《商标法》第十三条第二款的规定,就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。根据上述规定,维多利亚的秘密公司可以在案件中提供其在中国国内驰名的证据,通过驰名商标认定进行跨类别保护。目前,由于商标局尚未放开零售服务的申请,通过认定在服装商品上的商标驰名,能否延伸至零售服务从而获得扩大保护,还有待进一步研究。   

三、小结

  上海锦天服饰有限公司销售的商品虽为真品,但未经商标所有人的许可在店招上突出使用他人商标具有搭便车之意,即攀附维多利亚的秘密公司的商誉,谋取不正当利益,客观上会使消费者误认为该店铺的经营者与商标注册人存在某种联系,可能是商标权人的授权店或连锁店,使消费者可能根据维多利亚的秘密商标的知名度和商标权人的良好商誉,对销售商的经营行为及其所销售的商品产生错误的信赖和判断,进而给维多利亚的秘密注册商标专用权造成损害。销售商不仅在商品吊牌、衣架、包装袋、宣传册上使用商标,还在店铺招牌及员工服装王牌上突出使用,已超出正当使用的范围,其行为明显不属于善意。综上所述,销售商虽通过正规渠道进口维多利亚的秘密品牌正牌内衣商品,但其在店招上使用他人注册商标的行为属于《商标法》第五十七条()项给他人注册商标专用权造成其他损害的商标侵权行为。作者:符竹单位:国家知识产权局商标局。


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